第02.03合刊
（以下是部分摘录）
涉及老字号商标注册的司法原则与判断思路
——评苏州采芝斋食品有限公司诉原国家工商行政管理总局商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案[1]
案 情
审 判
重点评析
商品上的近似商标的判断原则和思路商标法第三十条规定，申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。商标近似，是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的外观近似，或者文字与图形组合的整体排列组合方式、外观近似，使用在相同或者类似商品上易使相关公众对商品的来源产生误认。
本案中，诉争商标为“苏州采芝斋及图”，引证商标为“采芝斋”，诉争商标完整包含了引证商标的呼叫部分。诉争商标指定使用的“糖果”商品与引证商标核定使用的“糖果”商品属于相同商品，在此基础上诉争商标与引证商标在“糖果”商品上已经构成相同或类似商品上的近似商标。但苏州采芝斋公司主张，诉争商标是在第1671415号“采芝斋及图”商标基础上的延伸注册，且诉争商标显著识别部分“采芝斋”属于老字号，经过其使用已经与苏州采芝斋公司形成了唯一、固定的联系。诉争商标的核准注册不会与引证商标混淆，反而会方便各相关企业厘清权利边界，有助于在已经形成的市场格局下，维护各自的知识产权，维护市场竞争秩序。商标注册应该尊重对老字号的保护和传承，尊重已经形成的市场秩序和具有历史稳定性的消费者认知习惯。从证据来看，苏州采芝斋公司的“采芝斋”确系老字号，但引证商标权利人上海采芝斋公司的“采芝斋”注册商标亦属于老字号。此外，杭州采芝斋食品有限公司就其注册商标“采芝斋”亦获得老字号称号。苏州采芝斋公司在“糖果”商品上虽有历史传承的记载，但其使用的商标以及最早注册的商标为“采芝斋及图”，并非诉争商标，且苏州采芝斋公司并没有提交充分证据证明诉争商标在“糖果”商品上经过长期大量持续使用，已经能够和引证商标在“糖果”商品上共存于市场而不会造成相关消费者的混淆误认。因此，苏州采芝斋公司主张诉争商标和引证商标能够在“糖果”商品上共存，不会造成相关消费者混淆的主张缺乏依据。
老字号在传承时，应在尊重老字号形成历史的基础上进行商标注册。“采芝斋”系由杭州、苏州、上海三家公司共同经营维系的老字号，三家各有所长，且分别在各自专长的商品上获得了商标注册，此时，在传承老字号时不应任意突破原有的商品类别，打破已经形成稳定市场秩序的老字号商品格局。司法在判断涉及老字号商标指定使用商品是否为类似商品时，应保持审慎的司法态度和原则，避免造成老字号品牌后续发展中产生混淆，影响老字号品牌的整体形象和发展。
三、含有县级以上地名的老字号商标是否属于商标法第十条第二款规定的情形
注 释:
作者： 张玲玲 单位：最高人民法院
一、问题的提出
自2009年5月1日起施行的《最高人民法院关于 审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》[1]（下称《驰名商标司法解释》）第 十一条规定：
被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：
（一）已经超过商标法第四十一条第二款规定[2] 的请求撤销期限的；
（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不 驰名的。
实践中，有这样一个案例：A公司的奶粉商标X 在B公司2002年1月申请注册同样的X商标（用于饮 料、水）前，就已经在中国具有极高的知名度。B公 司的X商标在2003年8月获准注册。虽然B公司的X商标已经注册超过5年，但是A公司以B公司2002年申请注册X商标具有搭便车的恶意为由，于2017年主张依据上述《驰名商标司法解释》第十一条的规定，请求法院禁止B公司在饮料和水上使用该X注册商标。那么，A公司的请求是否可以得到法院的支持呢？如何理解上述司法解释第十一条规定？本文分析如下。
二、《驰名商标司法解释》第十一条对已有规则的突破
根据最高人民法院知识产权庭负责人在答记者 问中的解释，出台这个规定的背景是：对于两个注册 商标之间的冲突，2008年3月实施的《最高人民法院 关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事 纠纷案件若干问题的规定》曾规定，原告以他人使 用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同 或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉 讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告 向有关行政主管机关申请解决。[3]——如果按照这个 解释的精神，即便一个注册商标涉嫌侵犯在先的驰 名商标的权利，但是在该注册商标被商标行政主管 机关撤销前，原则上法院也是无法判令商标权人停 止对该商标的使用的。这样的话，对于构成侵犯他 人在先驰名商标权利的是一个在后注册商标权利人的情况下，驰名商标所有人就无法依据《商标法》 第十三条对驰名商标保护的规定，及时有效地保护 其权利，而只能通过行政程序先撤销或无效该注册 商标后，才可以通过侵权之诉禁止该注册商标的使 用。为此，这个司法解释突破了以前的规则，给予 驰名商标所有人直接禁止在后注册商标使用的民事 救济。
笔者以为：这个规定对于驰名商标权利人的 好处无非是无须通过先行政撤销程序后民事司法程 序的救济路径来制止在后注册商标的抢注和使用行 为；这个规定对于法院的意义在于在一个注册商标 尚未被撤销的情况下，就可以直接判其侵犯驰名商 标的权利并禁止其使用。这其实是一个对注册商标 保护的例外规定。
三、《驰名商标司法解释》第十一条“例外” 的适用条件
出于谨慎起见，上述司法解释对适用这个例 外规定进行了两个方面的限制，即规定了两个适用前提：
（1）在后注册商标申请注册时，原告的未注册 商标必须已经驰名——这应该要由原告举证“已经 驰名”。
（2）尚未超出2001年《商标法》第四十一条 第二款（现行商标法第四十五条第一款）规定[4]的 请求撤销该注册商标的期限——这应该由被告举证 “已经超出”。
对于第一个前提，是好理解的，因为在被告提 出商标的注册申请时，原告的商标尚未驰名，就不 能获得禁止被告在后注册商标使用的特殊保护。
就第二个前提而言，笔者猜测该司法解释的本 意似乎是：如果已经超出“请求撤销该注册商标的 期限”，那么，该注册商标已经无法从程序上予以 撤销，这时，法院就不能再直接判该注册商标侵犯 驰名商标的权利而禁止其使用——但是，就这个规 定而言，仍有问题需要回答：
就这个规定而言，仍有问题需要回答：第一， 关于“已经超出”请求撤销该注册商标的期限，这 个“已经超出”是指哪一个行为发生的时间点已经超 出这个期限？恐怕较为符合该司法解释本意的应该是 驰名商标权利人提起侵权之诉时已经超出该撤销期限 （超出在商标核准注册之日起五年）[5]，也就是说， 该司法解释给予驰名商标权利人这个特殊的民事救 济，但原则上还是要求驰名商标权利人在起诉时是 仍然有提起行政程序撤销该注册商标的机会的—— 只不过现在他不需要通过行政救济程序而可以直接 通过民事司法程序来实现救济。但如果他连这样的 机会或行政程序权利都丧失了，法院也就不应该再 通过民事司法程序来提供保护——否则，两个救济 程序必然产生实质上的冲突。
第二，紧接着的问题是：即便驰名商标权利人 提起侵权之诉的时候已经超出这个期限，但在商标 注册人抢注的是该驰名商标的情况下，按照2001 年《商标法》第四十一条第二款（现行商标法第 四十五条第一款）规定，如果能证明注册商标权人 的申请注册是具有“恶意”（而事实往往就是如 此）的话，是否可以不受这个期限的限制？这时， 法院是机械地适用该司法解释第十一条第（一）项 例外的字面意思，以驰名商标权利人提起侵权之诉 的时候已经超出这个撤销期限为由，不判令被告侵 权也不禁止被告使用该商标，还是考虑到被告的注 册具有恶意，而不受注册商标撤销期限限制——实 际上原告仍然可以通过行政程序撤销该注册商标， 所以仍然判令被告侵权并禁止被告使用该商标呢？笔者以为，后一种做法更为合理，法院完全可以在 这个民事侵权程序中一并审理被告的注册行为是否 具有恶意，然后做出相应的判决。这样，也更合乎 该司法解释保护驰名商标的本意和精神。
如果笔者的理解和解释没有问题的话，那么， 以“已经超过2001年商标法第四十一条第二款（现 行商标法第四十五条第一款）规定的请求撤销期限 的”为理由来限制最高院关于驰名商标司法解释第 十一条的适用，并没有太大的实际价值。因为在原告已经能够证明自己的商标在被告的商标申请注册 前已经是驰名商标的情况下，被告的注册具有恶意 往往也是不言而喻的。
注 释:
[1] 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民 事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-62。2009年4月22日由最高人民法院审判委员会第1467次会议通过，自2009年5月1日起施行。
[2] 根据2001年商标法第四十一条第2款（现行《商标 法》第四十五条第1款）的规定，“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，不受5年的限制”。
[3] 就公布《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》最高 人民法院知识产权庭负责人答记者问。2009-04-27?|? 来源：人民法院报，http://www.chinacourt.org/article/ detail/2009/04/id/355466.shtml。
[4] 根据2001年《商标法》第四十一条第2款的规定，“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，不受5年的限制”。
[5] 关于这一条，有的法院在判决中提出了这样的解释：根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，原告请求被告停止使用注册商标，除非在这些商标核准注册之日起五年内原告提出了撤销申请，否则原告应当向有关行政主管机关申请解决。参见：广东省广州市中级人民法院民事判决书(2011)穗中法民三初字第760号。
作者：张伟君 单位：同济大学法学院
伴随新一轮技术进步的新形势，为创新创造活动开辟了广阔的空间。实施创新驱动发展战略，最根本的是要增强自主创新能力，最紧迫的是要破除体制机制障碍，最重要的是要坚持走自主创新道路。当然，自主创新不是闭门造车，不是排斥学习先进，不是把自己封闭于世界之外，而应该更加积极的参与国际科技交流合作，用好国际、国内两种科技资源，促进知识产权高质量发展。目前，部分企业对知识产权发展环境和形势仍认识不清，知识产权管理意识有待加强，本文重点就新形势下企业 如何加强知识产权管理若干问题进行探讨研究。
一、技术创新与知识产权面临新形势
企业加强知识产权管理不能脱离技术创新的 前提。进入二十一世纪以来，新一轮科技革命和产业革命已经兴起，全球科技创新呈现出新的发展态势和特征。（一）学科交叉融合加速，新学科新技术层出不穷，前沿领域不断延伸。信息技术、生物 技术、新材料技术、新能源技术广泛渗透，带动几乎所有领域发生了以绿色、智能为特征的群体性技术革命。（二）基础研究、应用研究、技术开发和产业化的边界日益模糊，技术更新和成果转化更加快捷，产业更新换代不断加快。（三）科技创新活动不断突破地域、组织、技术的界限，演化为创新体系的竞争。面对科技创新发展新趋势，世界主要科技强国和一些知名企业都在寻找科技创新的突破口，抢占未来经济科技发展的先机。加强技术创新成果的知识产权保护成为企业提升竞争力最重要的要素资源。（四）近几年来，我国自主研发能力知识产权保护水平有了很大提升。在严格的知识产权保护环境下，知识产权给企业带来了丰厚的利润，全国的创新创造热情持续迸发。相关统计数据表 明，中国商标申请量连续多年位居世界首位，发明专利申请量也连续多年位居世界首位[1]。中国已经成为名副其实的知识产权大国。（五）当前，国际上高技术主要制造商纷纷加紧布局，抢占技术和市场制高点，在主要竞争对手国家加强知识产权布局。从总体上看，我国的科技创新基础还不牢，自主可控关键领域核心技术、自主创新特别是原创力还不强，一些关键领域核心技术受制于人的格局并没有从根本上改变。近年来，美国发起对中国实行所谓的“贸易制裁”，以对华启动301调查为切入点[2]，出台一系列政策法规，甚至加强技术出口管制严控，旨在抑制中国高科技企业的生存和发展空间。中美贸易战表面看是贸易之争，实质是大国崛起的制高点之争，是以知识产权为核心的科技实力之争。知识产权作为高价值资产，已不仅是技术或法律问题，更是关乎企业生存发展的商业问题、战略问题。（六）“机器人是制造业皇冠顶端的明 珠”[3]，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。“机器人革命” 有望成为第四次工业革命的一个切入点和重要增长 点[4]，将影响全球制造业格局。国际机器人联合会预测，“机器人革命”将创造数万亿美元的市场[5]。机器人主要制造商和国家纷纷加紧布局，抢占技术和市场制高点。而且我国将成为机器人的最大市场， 但我们的技术和制造能力能否应对这场竞争？诸如这样的新技术新领域还很多。因此，在激烈的市场竞争中加强专利申请布局，既是保持企业技术领先 地位的坚盾，也是对行业新进者进行阻击的利剑。
有自主核心技术才有自主知识产权，核心技术是以创新为基础的。法国作家雨果说过：“已经创造出来的东西比起有待创造的东西来说，是微不足道的。”我们只有遵循产业发展规律，优化整合各类科技资源和生产要素，充分借鉴国际先进企业的知识产权管理经验，掌握国际知识产权布局现状与发展趋势，学会应用知识产权参与市场竞争，才能创造更多的自主核心技术，催生高价值专利，培育企业长期竞争能力和持久创新活力。以知识产权 “软实力”，实现产品项目的“硬支撑”。
二、企业知识产权管理的布局与对策
在现代市场经济条件下，知识产权国际化战略 和海外布局的确定，对企业的经营成败影响很大，有时甚至是决定性的，格局决定布局，布局决定结局。笔者认为，知识产权布局就是企业综合产业、市场和法律等因素，对专利、商标等知识产权进行有机结合，涵盖了与企业利益相关的时间、地域、技术和产品等维度，构建严密高效的知识产权保护网，最终形成对企业有利格局的知识产权组合，这需要紧密结合公司产品的市场销售策略。格局就是在知识产权管理上要理清通畅内外各方面职责关系，不能混乱一片。结局就是以期实现知识产权变现，通过交易许可等转化途径，为企业创造收益。华为、大疆无人机等一批企业就是成功的范例。因其对知识产权支撑产品市场发展的高度认可，通过专利的申请国分布可以看出其相关产品及服务的主要市场占比高低。华为公司在针对核心技术进行专利申请的同时，非常注重依据市场需求，合理选择、专利申请区。我国企业，特别是具有高度集成、多专业参与，国际合作特点的战略性新兴产业，都应 该有国际化目标。这些特点决定了这类产业或产品 将成为现代高新技术的高度集成品，也必将成为技术激烈竞争的领域。要想在这些领域占有一席之地，就必须发挥知识产权在企业产品经营发展大格局中对自主可控关键核心技术的支撑作用。
因此，为应对日益剧烈的国际市场竞争，企 业在“走出去”的发展进程中，知识产权管理应重点关注海内外专利战略布局问题。一般包括以下维度：一是将知识产权视为企业重要的无形资产在企 业管理层心中根深蒂固。并在开展专利评估时，重点考虑专利的技术含量以及实现专利成果转化运用，获得实际收益的速度。二是紧密围绕企业核心业务和收益开展知识产权管理工作。支撑和保障核心业务发展是知识产权管理部门的头等大事，与技术部门的紧密合作是知识产权管理部门确保优秀技术成果及时获得知识产权保护的关键工作方式。及时评估最新技术成果，选择最佳的知识产权保护方式并与知识产权律师一同工作，以促进法律的实践指导。三是既考虑当下，又考虑未来，强化前瞻性专利布局。重视知识产权战略计划的制定和实施。四是不断提升专利质量，注重高价值专利的培育和创造，确保保护的新技术达到或超过关键客户的需求，提升企业核心竞争力。五是深入研究分析同行 业世界先进企业在全球的知识产权布局现状及发展 态势，及其由此产生对我方布局的影响。六是重点关注重要供应链关键核心环节知识产权状况供给问题，防止供应商提供的零部件与第三方知识产权权属存在争议或界限不清而带来的知识产权风险。七是行业市场垄断者通常会通过运用知识产权巩固其技术优势和市场地位，对市场新进者形成遏制。因此，企业对市场竞争态势分析应常态化，侧重在潜在竞争对手、主要销售市场国进行知识产权布局分析，并动态调整布局策略，提高布局效率，降低知识产权申请和维护成本。八是专利布局的强度应与产品市场化进程高度一致。随着企业产品研制进程的推进和投放市场临近，其围绕产品相关零部件、装置、控制、材料等领域专利布局的数量会越来越多，最终实现通过专利组合来保护产品创新和竞争优势。
三、改进企业知识产权管理的几点思考
当前，我国经济增长正处于更加注重质量、效益、动力的转型期，在这个过程中，知识产权保护成为企业长久可持续发展的压舱石，其终极目的是维护企业的核心利益。我国建立市场经济体制和现代企业制度必须要补上知识产权管理这一课。每个企业的发展情况不同，知识产权管理方式也不同。就普遍性而言，笔者认为应该突出抓好“三个全三个分两个一”。
“三个全”：一是全类别。即发掘、总结专 利、商业秘密、商标及著作权等知识产权业务属性与管理规律，充分发挥业务组合与协同优势。二是全生命周期。将知识产权管理贯穿于产品研发、制造、投放试验、市场营销和客户服务等各领域。三是全产业链。对于产品供应链涉及海内外的企业，必须理清对外合作过程中相关产品的知识产权权属关系，并严格遵守知识产权相关约定，做好知识产权梳理与风险防控。
“三个分”：一是分阶段。企业不同发展阶 段有不同的需求，不同的需求有不同的工作重点，不同的工作重点干不同的事情。不能滞后也不能超前太多，做无用功。企业研发部门、知识产权管理部门应重点聚焦关键核心技术自主研发，并适时开展知识产权布局。二是专利分类。根据专利的重要程度做分类，注重提高专利质量，特别是高价值专利的培育与申请。对自主专利技术实施价值分类管理，升级先进，转让低价、淘汰落后。三是检索分级。按技术需求和供给进行专利技术的检索与查询，这是知识产权管理的先行官。
“两个一”：一是具备一个有效的知识产权运 营环境和机构设置。首先，知识产权管理部门设置是一个重要问题，它的职责涉及企业知识产权的有效管理、调控和服务，这也是知识产权管理部门的定位。对于实现上述职能的有效途径，不同的企业有不同的方式。有的企业知识产权管理职能隶属于法务部门，有的隶属于研发部门。笔者认为，专利部门的设置要从制度和实际操作上确保公司的创意、专业知识和发明得到充分保护，能够通过公司的知识产权体系保护公司 的竞争优势，提高公司的创新能力和公司的收入增长，负责公司的全球专利组合，经营知识产权 许可。如果相互脱节的话，这个机构就做不好。同时，知识产权部门还会涉及到多部门的共同参与管理，如财务、研发、制造、市场销售等。其中，知识产权和研发部门关系最紧密，有研发的地方就有创新活动，专利申请部门一定要和研发部门紧密联系，及时把有价值的研发成果转化为知识产权。此外，在企业经营发展战略方面，知己知彼，百战不殆。企业不仅要分析自己产品的现在和将来，还要分析竞争对手产品的现在和将来，预判发展趋势，从而将现在和未来都保护起来。这样才能确保知识产权保护的主动性、前瞻性和计划性，为通过知识产权布局赢得更多利润空间提供支撑。另外，当企业面临投资、并购或资本重组时，知识产权部门一定要参与跟进，一些企业在制定收购计划时，对知识产权方面因没有作任何深入调查就组织实施，未来可能会因出现知识产权问题而导致企业困境。
要做好上述工作，还需要有一支知识产权管理 团队。按照国际通行做法，企业的知识产权队伍应该实现模块化、层次化、制度化管理。模块化管理主要是指：对专利、商标、著作权、商业秘密的分类管理。层次化管理主要是指：重视新老结合、法律人和科研人结合、补充新人、注重培训。制度化管理主要是指：无论是知识产权的创造、运用、保护还是综合管理，都有规范的制度管理流程，确保做到管理上成为“铁打的营盘”。此外，知识产权高级管理人员中有一个专有词叫CIPO，即“首席知识产权官”。希望我国企业在创造自主知识产权的伟大实践中也能够产生更多的CIPO。促进我国企业知识产权管理工作不再仅停留在战术操作层面，而是向战略推进层面迈进，从而为企业的长远发展保驾护航。
注 释:
[1]http://ip.people.com.cn/n1/2018/0903/c179663- 30268030.html。
[2] 曲越、秦晓钰、黄海刚、夏友富：《中美贸易摩擦对 中国产业与经济的影响——以2018年美国对华301调查报告为例》，《中国科技论坛》2018年05期。
[3]https://www.sohu.com/a/168335568_157267。
[4] 王慧芳：《机器人将驱动制造模式变革》，《中国电子报》，2015年第23期。
[5]https://baijiahao.baidu.com/sid=1608106298639607816 &wfr=spider&for=pc。
