北京市高级人民法院2019年4月24日发布《商标授权确权行政案件审理指南》，提炼出建议业界重点关注的若干条款，并附相关的案例，供进一步研读。另外，案例与《审理指南》并不完全契合，《审理指南》似乎更像是对过往案例的“扬弃”，此点敬请留意。
一、利害关系人
第二款：经纪人提交了模特、演员等就相关人身权出具的特别授权文件的，属于“利害关系人”。
第三款：仅因诉争商标的申请注册而受到影响，但与在先权利不具有直接利害关系的主体，不宜认定为“利害关系人”。
商·史东公司是模特“KATE MOSS”的经纪人，其主张争议商标的注册损害了其姓名权，并提交了模特KATE MOSS出具的把KATE MOSS的姓名、肖像、传记、绰号及商标之使用权全部授给商·史东公司的授权书、声明书。
法院认为：模特“KATE MOSS”认可商·史东公司以自己名义提起本案商标争议的行为，且商·史东公司与“KATE MOSS”这一姓名具有商业上的直接利害关系，属于2001年商标法第四十一条第二款规定的“利害关系人”，可以提起本案商标争议申请。
乔丹公司主张：再审申请人（指迈克尔·杰弗里·乔丹）已将其姓名的财产权益独家许可给耐克公司，其无权以自己的名义再行主张姓名权中的财产权益。
最高人民法院认为：姓名权为人身权，虽然姓名权可以含有经济利益，例如权利人可以将其姓名许可给他人进行商业利用，但姓名权本身既不能与权利人的人身完全分离，也不能完全转让。因此，即使再审申请人将其姓名独家许可给耐克公司商业使用，其本人仍然享有姓名权，有权单独就争议商标提出撤销申请，故对乔丹公司的该项主张不予支持。
二、当事人
商标申请驳回复审行政案件中，一般诉讼当事人应以被诉行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的人为限，不宜主动追加未参与商标评审程序的引证商标权利人等主体参加诉讼。
涉外当事人主体资格的认定，应当适用涉外民事关系法律适用法第十四条的规定。
当事人依据其他国家或者地区的法律主张对方当事人的主体资格已经不存在的，应当提供该主体资格消灭登记的证据以及该国家或者地区关于主体资格消灭的法律规定。
依据其他国家或者地区法律，主体资格被剔除登记薄后仍可恢复的，可以给予当事人对主体存续状态进行补正及说明的机会。若当事人怠于举证，由其承担相应法律后果。
法院认为：依照我国行政诉讼法的相关规定，参加诉讼的第三人应为同被诉行政行为有利害关系或者同案件处理结果有利害关系。行政诉讼中的利害关系应为法律上的利害关系，即为一种法定的权利义务关系，必须直接或间接地影响到公民、法人或其他组织的权利和义务。
在本案商标驳回复审诉讼中，引证商标权利人嘉丰永道公司不应作为第三人参加本案诉讼，因为被诉决定中有关诉争商标是否被获准注册虽然会影响到嘉丰永道公司作为引证商标权利人的相关权利，但是如果只要受到行政行为影响的公民、法人或其他组织即认定具有利害关系行政秩序和行政效率会因此受到过分的干扰。当事人主体资格问题系作为平衡公私利益的重要门槛，对于利害关系的理解需进行合理合法的界定，不能过于宽泛，否则不仅浪费了有限的司法资源，而且加重了行政机关一方不必要的诉讼负担。
行政权和司法权要有一定的界限，在行政机关依法行政时，法院不能替代行政机关作出判断，并进而认定行政机关作出的行政行为是否违法。本案在无证据证明商标评审委员会作出被诉决定违反法律法规相关规定的情形下，一审法院通过追加嘉丰永道公司参加诉讼并主动审查引证商标的合法性，从而撤销被诉决定的认定违反了行政诉讼法中合法性审查的原则。
被诉决定的合法性问题需要回归商标法下进行审查，商标法有关商标授权确权的相关条款均有各自的审查边界，若诉争商标申请人掌游天下公司认为引证商标权利的合法性有问题，其可以对引证商标提起商标权无效宣告申请。在商标法已经有相关制度予以规制的前提下，掌游天下公司仍有其他法定救济途径，引证商标的合法性问题无需在本案诉争商标申请驳回复审行政诉讼中一并进行审理。
诉争商标申请人三乡联凯公司主张引证商标注册人美国扑克牌公司的主体资格已于1997年12月29日终止、注销、撤销，因此其诉争商标应当予以初步审定，其提交的证据显示：位于美国特拉华州、许可证号为590611的美国扑克牌公司于1997年12月29日被俄亥俄州商务主管部门注销，而本案引证商标的注册人是注册地址为美国肯塔基州的美国扑克牌公司。
法院认为：引证商标的权利人为注册地址在美国肯塔基州的美国扑克牌公司，三乡联凯公司提交证据所称的1997年12月29日被俄亥俄州商务主管部门注销的美国扑克牌公司位于美国特拉华州，其并未提交证据证明位于特拉华州的美国扑克牌公司与引证商标权利人、位于肯塔基州的美国扑克牌公司属于同一民事主体。三乡联凯公司并未提交位于美国特拉华州、已注销的美国扑克牌公司的登记地法律并证明已注销公司的法律主体资格必然消亡。
争议申请人零售品牌公司提供证据主张：争议商标权利人无赛本社公司于2001年11月16日根据英国《1985年公司法令》第652条第5款注销登记，并于2004年11月23日在《伦敦公告》发布通知，宣告解散。而无赛本社公司主张，其被注销的理由是因为注册地址费用没有及时缴纳，但已经重新登记，重新登记日期是2008年6月4日，且公司的名称、法定代表人、公司规章等都没有变化，2004年至2008年期间公司正常营业，且公司重新登记后至今仍正常营业。
法院认为：存在两家根据《英国公司法》先后成立的无赛本社公司，即002号和587号无赛本社公司。根据英国公司登记处对两家公司主体资格出具的相关证明文件，002号与587号无赛本社公司具有相同的公司名称、董事名称和公司形式（股份有限公司）。而两家公司的主要差别在于不同的公司登记号和公司登记日期。587号无赛本社公司的登记日为2003年2月17日，并于2004年11月23日被解散。002号无赛本社公司的登记日为2008年6月4日，目前处于正常营业状态。考虑到587号无赛本社公司已经根据《英国公司法》解散，并结合无赛本社公司提交的主体资格文件，提起本案诉讼的应为002号无赛本社公司。本案应适用《英国公司法》的相关规定对002号与587号无赛本社公司的主体资格进行审查和判断。
根据英国公司注册处查询处出具的证明，587号无赛本社公司与002号无赛本社公司是不同的法律实体。虽然，002号无赛本社公司在本案中主张，其是对587号无赛本社公司的恢复，而非一家新成立的公司。但是根据英国公司登记处的证明可知，如果一家公司根据《英国公司法》被解散，然后在登记薄上恢复登记，该公司将保留旧的公司编号。因此，在公司登记号不同的情况下，如果002号无赛本社公司是对587号无赛本社公司的恢复，即应当持有符合《英国公司法》规定的、与恢复登记程序有关的法律文件。然而，作为本案原告的无赛本社公司始终未能就其主张的恢复程序的存在提供证据予以证明。在这种情况下，根据公司登记地的法律规定，002号无赛本社公司与587号无赛本社公司各自具有相互独立的主体资格，不存在恢复登记的法律关系。
在争议商标于2005年2月7日被核准转让时，002号无赛本社公司尚未成立。本案亦无证据证明争议商标在2005年2月7日之后进行过再次转让或任何形式的商标注册人名义的变更。因此，在002号无赛本社公司并非争议商标权利人的情况下，其无权以当事人的身份提起本案诉讼。
三、审查审理范围
当事人有证据证明被诉裁决的内容超出驳回商标注册申请决定、不予注册决定、撤销或者维持注册商标决定，和当事人复审请求、答辩的范围，且无法律依据，其主张超出部分违法的，可以予以支持。
商标行政诉讼中，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定审查范围。原告虽未提出主张，但被诉裁决存在明显不当的，应当在各方当事人陈述意见后，对相关事由进行审查并作出裁判，但不能超出被诉裁决的审查范围。
当事人在商标评审程序中提出了多项理由，商标评审部门仅依据部分理由作出被诉裁决，且认定结论有误，当事人主张撤销被诉裁决的，可以予以支持，对商标评审部门未审查的事由不宜直接予以支持。
商标评审委员会认定：休莫尔公司的申请商标与引证商标二构成类似商品上的近似商标，因此对申请商标在第25类商品上的领土延伸保护申请予以驳回。一审法院则认为：申请商标与引证商标二不构成近似商标。二审诉讼中，法院就申请商标的显著性问题询问各方当事人的意见，并在判决中认定：申请商标属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的不具有显著性的标志从而不应予以核准注册。
最高人民法院认为：对于商标授权确权行政案件,一般根据当事人的诉讼请求和理由确定法院审查范围，但对于当事人在诉讼中未提出主张的相关事由，人民法院对其进行审查需同时满足以下条件：一是商标评审委员会相关认定存在明显不当；二是应当给予各方当事人对相关事由发表意见的机会。
本案在行政程序和一审程序中，仅涉及申请商标的注册是否违反商标法第三十条的规定，二审法院主动审查申请商标的显著性问题，虽然听取了双方当事人的意见，但是并不满足商标评审委员会相关认定存在明显不当这一条件。
而且休莫尔公司拥有在先注册的G881224号、G854345号和第821193号图形商标，均使用在第25类服装、鞋等相关商品上，其中第821193号商标于1996年3月7日获得注册。在这种情况下，图案近似且更为复杂的申请商标似不属于明显缺乏显著性的情形。在行政程序和一审程序中均未涉及申请商标显著性问题的情况下，二审法院直接认定申请商标不具备固有显著性，同时对申请商标是否经过使用获得显著性不予审查，程序违法，应予纠正。
二审法院主动审查行政程序并未涉及且并无明显不当的申请商标显著性问题，并在否定申请商标固有显著性的基础上，拒绝对申请商标是否因使用而获得显著性予以评判，程序处理有所失当。
四、一事不再理
在2001年商标法施行期间提出异议但没有获得支持也没有申请复审，该商标核准注册后，在2013年商标法施行后能否以相同的事实和理由提出无效宣告请求，《审理指南》在征求意见稿中曾有过规定，在正式发布稿中被删除。
法院认为：本案中的一事不再理问题，属于新旧商标法过渡期的阶段性问题，具有一定的特殊性。2014年商标法实施条例对此未予规定。在法律没有明确规定的情形下，应根据一事不再理原则的基本含义和公认标准进行判断。故如因异议人怠于提起异议复审，使被异议商标获准注册，异议人又以相同事实和理由提出无效宣告申请的，构成对一事不再理原则的违反。
五、诉讼终结
商标权无效宣告请求行政案件中，诉争商标已经被撤销注册的，不属于《最高人民法院关于适用
法院认为：商标撤销程序与无效宣告程序在性质、法律后果方面均不相同。前者是对诉争商标在指定期间内是否进行过真实有效的商业使用进行审查，其法律后果是该注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止；后者是就诉争商标在申请时是否违反商标法的有关规定进行审查，其导致的法律后果是该注册商标专用权视为自始即不存在。故虽诉争商标已因连续三年停止使用为由被撤销，但在核准注册公告之日至商标局撤销决定作出之日这段期间，其注册商标专用权仍是存在的。故本案仍有必要继续审理。
六、恶意申请注册与不正当手段
“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。
同时具备下列要件的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：
（1）适用主体是该商标的申请注册人，但有证据证明诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系，或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络的除外；
（2）适用对象既包括已经注册的商标，也包括申请注册的商标；
（3）申请注册行为扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益、或者属于不正当占用公共资源、以其他方式谋取不正当利益的；
（4）申请注册行为未仅损害特定民事权益。
| 7.1【商标法第四条的适用】 | 17.3【“其他不正当手段”具体情形的认定】 |
商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定： | 具有下列情形之一的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”： |
（1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的； | （1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的， |
（2）申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的； | 也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的； |
（3）申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的； | （2）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的； |
（4）申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的； | |
（5）大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。 | |
前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。 | 17.4【“其他不正当手段”具体情形的例外】诉争商标申请人具有本审理指南第 17.3条规定的情形，但诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。 |
17.3之（3）诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。 |
法院认为：李隆丰作为个人，不仅在第36类和第43类服务上注册了涉案两商标，此外李隆丰在多个类别的商品或服务上还注册了“香水湾”、“椰林湾”等30余件商标，其中不少与公众知晓的海南岛的地名、景点名称有关。李隆丰利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力，抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为，以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。因此，争议商标注册属于商标法第四十一条第一款规定的以“不正当手段取得注册”的情形。
法院认为：武汉中郡公司在多个类别的商品和服务上申请注册了包括争议商标在内的一千余件商标，其中包括大量与他人知名品牌相近似的商标，如在第9类上申请注册的“支付保闪银”、“徽信闪银”等商标，在第14类上申请注册的“周大庆”、“周大盛”、“周传福”、“周盛福”等商标，在第36类上申请注册的“五八有房”、“五八有车”、“五八有礼”、“五八有爱”、“五八有信”、“购付通”、“财聚通”等商标。本案争议商标核定使用在第36类金融服务等服务上，武汉中郡公司工商登记的经营范围并不涉及金融服务相关业务。武汉中郡公司亦曾明确表示其“闪银”、“闪银钱包”商标均尚未投入使用。
而且，武汉中郡公司两股东刘凤金、傅发春投资设立了北京新华商知识产权代理有限公司，本院曾认定北京新华商知识产权代理有限公司、傅发春作为专业商标代理机构及人员存在违反诚实信用原则，谋取不正当利益的失信行为。武汉中郡公司股东傅发春同时为北京名正利通商标代理有限公司股东，该公司在其网站上大量公开售卖商标，武汉中郡公司在起诉状中也明确承认其存在对外售卖商标的行为。据此，武汉中郡公司的前述商标注册行为，并非基于生产经营活动的需要，而是无正当理由大量囤积商标，谋取不正当利益，违法了商标法第四条的规定。
武汉中郡公司的行为不但扰乱了正常的商标注册秩序，而且不正当占用了公共资源，有损公平竞争的市场秩序，属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段取得注册”的情形。
法院认为：华唯环球公司申请了1836枚商标，标识各有不同，涉及多个商品或服务类别，已经明显超出了正常经营需要。此外，现有证据可以证明，华唯环球公司、华唯环球公司的投资人、其关联企业广州华唯商标事务所、北京华唯环球国际知识产权代理有限公司等，通过华唯商标转让网等媒介进行商标买卖，其申请注册了大量商标用于转让获利，该行为严重违反了商标法的立法精神，不仅会导致相关消费者对商品来源的混淆误认，更严重扰乱了正常的商标管理秩序，属于不正当手段取得注册商标的情形。本案诉争商标尽管与五粮液公司的引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标，但考虑到华唯环球公司的实际经营情况，尤其是现有证据可以初步证明，其明显不具有从事酒类商品生产经营的事实。
七、商标转让与权利效力
诉争商标的申请注册违反商标法相关规定的，诉争商标的申请人或者注册人仅以其受让该商标不存在过错为由主张诉争商标应予核准注册或者维持有效的，不予支持。
法院认为：诉争商标的原申请人徽商公司申请注册了106件商标，不排除其具有商标囤积行为，但是本案诉争商标已经转让给奥商公司，且无效宣告请求人拉多芮公司未能证明徽商公司与奥商公司之间存在恶意串通的情形，在诉争商标不违反商标法其他规定的情况下，如果宣告诉争商标无效，对于合法受让诉争商标的奥商公司将产生不利影响。因此，在适用该项规定时，应当结合个案的情况进行判断，拉多芮公司关于其他无效案件中商标评审委员会认定徽商公司不正当行为不是本案诉争商标应被宣告无效的当然理由。
八、外国国家名称
第二款：诉争商标标志中虽含有外国国家名称，但是整体上并不相同或者不相近似，如果该标志作为商标注册可能损害该国尊严的，可以认定属于商标法第十条第一款第（八）项规定的情形。
第三款：具有下列情形之一的，可以推定属于商标法第十条第一款第（二）项规定的“经该国政府同意”，但有相反证据的除外：
（1）当事人提交了该国政府同意诉争商标申请注册的文件的;
（2）当事人提交了相同申请人就诉争商标在相同商品或者服务上，已经在该国获准注册的文件的。
法院认为：威戈公司“SWISSGEAR”商标在瑞士联邦获准注册的情况不能当然证明瑞士政府同意威戈公司将“SWISS”或“SWISSGEAR”作为商标在中国注册。在威戈公司未提交瑞士政府同意被异议商标在中国作为商标注册的直接证据的情况下，被异议商标属于不得作为商标使用的标志。
九、地名的其他含义
诉争商标标志或者其构成要素含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，但是整体上具有其他含义的，可以认定其不属于商标法第十条第二款所规定的情形。
具有下列情形之一的，可以认定诉争商标整体上具有其他含义：
（1）诉争商标仅由地名构成，该地名具有其他含义的；
（2）诉争商标包含地名，但诉争商标整体上可以与该地名相区分的；
（3）诉争商标包含地名，整体上虽不能与该地名相区分，但经过使用足以使公众将其与之区分的。
法院认为：“其他含义”是指除地名名称本身所指向的行政区划之外的含义。
法院认为：申请商标由中文文字“上海故事”构成，虽然包含有直辖市“上海”的名称，但商标整体并不属于地名，且“上海故事”整体上具有区别于“上海”地名的含义。参照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（简称《授权确权规定》）第六条关于“商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形”的规定，被诉决定与一审、二审判决关于申请商标违反商标法第十条第二款规定的认定有误。
十、驰名商标保护
适用商标法第十三条第三款规定时，应考虑以下要件：
（1）引证商标在诉争商标申请日前已经达到驰名状态；
（2）诉争商标构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译；
（3）诉争商标的注册容易误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害。
前款所列任一要件不成立时，无需对其他要件予以认定。
下列情形属于商标法第十三条第三款规定的情形：
（1）在不相同或者不类似的商品上申请注册的诉争商标是对引证商标的复制、摹仿或者翻译，足以使相关公众对使用引证商标和诉争商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用引证商标和诉争商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的；
（2）在不相同或者不类似的商品上申请注册的诉争商标是对引证商标的复制、摹仿或者翻译，足以使相关公众认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系，而减弱引证商标的显著性、贬损引证商标的市场声誉，或者不正当利用引证商标的市场声誉的。
法院认为：异议申请人的商标为已经在中国注册的驰名商标、被异议商标构成对该驰名商标的复制、摹仿或者翻译，以及被异议商标的申请注册将容易导致消费者混淆或者误导公众，进而损害异议申请人的利益是在商标异议复审行政案件中适用商标法第十三条第二款规定的三个基本条件。
在案件审理过程中，固然要对异议申请人请求予以保护的引证商标所具有的知名度予以考量，但并不意味着必须将其作为适用商标法第十三条第二款的前提条件，即首先对引证商标是否构成驰名商标的问题进行审查和认定。
在商标授权确权行政案件的审理过程中，亦应遵循驰名商标的按需认定原则。如果被异议商标并没有构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译，或者被异议商标获准注册的结果并不会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果，即无需对引证商标是否构成驰名的问题作出审查和认定。
法院认为：2001年商标法第十三条第二款的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”应理解为包含下列两种情形：
一是“跨类混淆”（商品来源的混淆）的情形，即相关公众认为诉争商标的所有人与在先驰名商标所有人系同一主体（即直接混淆），或二者具有特定关联关系（即间接混淆），从而将在非类似商品或服务上申请注册的诉争商标与他人在先驰名商标相混淆；
二是“淡化”情形，即足以使相关公众认为诉争商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性（即弱化行为）、贬损驰名商标的市场声誉（即丑化行为），或者不正当利用驰名商标的市场声誉。
未完待续。
作者：钟鸣
来源：永新知识产权
