北京市高级人民法院2019年4月24日发布《商标授权确权行政案件审理指南》，提炼出建议业界重点关注的若干条款，并附相关的案例，供进一步研读。另外，案例与《审理指南》并不完全契合，《审理指南》似乎更像是对过往案例的“扬弃”，此点敬请留意。
十一、商标法第十五条第二款的“其他关系”
诉争商标申请人与在先使用人存在代理、代表关系以外的，能够知道他人商标且应予主动避让的关系，属于商标法第十五条第二款规定的“其他关系”的情形。
法院认为：原告兴铁公司在先对“兴铁库板”商标进行了使用，沈静波作为兴铁公司曾经的销售人员，对兴铁公司的“兴铁库板”商标理应知晓。兴铁公司与南京鼎铁公司之间存在合同、业务往来关系，王素云与沈静波为母子关系，王素云作为南京鼎铁公司的股和第三人同德建材经营部个体工商户的户主，对兴铁公司的在先未注册商标“兴铁库板”亦应知晓。并且，诉争商标与兴铁公司“兴铁库板”商标标识相同，其核定使用的金属片和金属板等商品与兴铁公司“兴铁库板”商标使用的金属片和金属板等商品相同或类似。因此，诉争商标已构成商标法第十五条第二款所指情形并无不当。
十二、地理标志问题
若地理标志集体商标或者证明商标申请注册在后，普通商标申请在前，应当结合地理标志客观存在情况及其知名度、显著性、相关公众的认知等因素，判断是否容易造成相关公众对商品或者服务来源产生混淆；若地理标志集体商标或者证明商标申请在前，普通商标申请在后，可以从不当攀附地理标志知名度的角度，判断是否容易造成相关公众对商品或者服务来源产生混淆。
诉争商标申请人或者注册人将地理标志整体或者主要识别部分作为证明商标或者集体商标之外的商标申请注册的，可以适用商标法第十六条第一款、第十条第二款或者第十一条第一款的规定等进行审理。
法院认为：被异议商标由中文“螺旋卡帕”和英文“SCREW KAPPA NAPA”组合而成。引证商标由英文“NAPA VALLEY”、数学符号“100%”及图形组合而成，其中的“NAPA VALLEY”为其识别、呼叫和记忆对象，已构成引证商标的主要识别部分。虽然“NAPA”在被异议商标标志中所占比例较小，仅是被异议商标英文部分的构成要素之一，但是，由于“纳帕河谷（Napa Valley）”在相关公众中具有一定的知名度，已在中国作为葡萄酒商品上的地理标志予以保护，相关公众容易将使用被异议商标的葡萄酒商品误认为来源于“纳帕河谷（Napa Valley）”地理标志标示地区的商品，从而产生混淆误认的后果，因此，被异议商标与引证商标已构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标，被异议商标的申请注册违反了2001年商标法第二十九条的规定。
法院认为：对于中国相关公众而言，“华盛顿”“WASHINGTON”作为美国首都的含义，应强于该词作为英语国家人名姓氏的含义。另外，华盛顿苹果委员会提交的证据不足以证明申请商标经长期使用获得了第二含义。从申请商标看，其由文字和苹果图形组合而成，但这种组合并没有形成区别于原有含义的新的含义，且苹果图形对于鲜水果等商品具有描述性，因此申请商标的主要认读部分是文字“华盛顿”“WASHINGTON”，仍应适用商标法第十条第二款的规定。
十三、延续注册与市场格局
诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。
商标不予注册复审和商标权无效宣告请求行政案件中，若诉争商标的申请人主观并无恶意，且基于特定历史原因诉争商标与引证商标长期共存，形成既定市场格局，当事人主张不会导致相关公众发生混淆的，可以认定不构成近似商标。
认定诉争商标与引证商标是否近似，可以综合考虑诉争商标申请人和引证商标权利人提供的证据、诉争商标申请人的主观状态等。
法院认为：虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以承继的，在后的争议商标会因为在先驰名商标商誉的存在而在较短的时间内具有了较高的知名度。
博内特里公司1994年申请注册的第795657号"花图形"商标与本案争议商标基本无差别且同样都注册在服饰用皮带上，尽管本案争议商标与已被认定为驰名商标的"MONTAGUT+花图形"、"花图形"商标为不同的商标，本案争议商标又在引证商标之后申请注册，但争议商标的"花图形"标识早在其申请注册之前已经过长期、广泛使用，"花图形"标志多年来在博内特里公司"MONTAGUT+花图形"、"花图形"驰名商标上建立的商誉已经体现在争议商标"花图形"商标上，本案争议商标延续性地承载着在先"花图形"商标背后的巨大商誉。
法院认为：应当区分商誉的延续与商标的延续。市场主体在经营过程中积累的商誉，可以一定方式在不同的商誉载体上进行转移、延续，商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标识。但是，市场主体以转移、延续商誉为目的的市场经营行为，并不因其目的上的正当性而当然具有结果上的合法性，仍然应当符合法律相关规定。
美国蜘蛛公司如基于经营策略等原因需要另行注册与原注册商标标识存在一定联系的新商标，应根据2001年商标法第二十条、第二十一、第二十二条的相关规定，无论其以原注册商标为载体是否已积累了一定的商誉，也无论新商标与原注册商标指定使用的商品类别以及所使用的标识具有何种联系，都应当向商标行政主管部门提出注册申请，由商标行政主管部门依法进行审核。
本案的被异议商标与在先注册的第1212760号商标相比，虽然指定使用的商品类别相同，但是商标标识并不相同，被异议商标能否注册，应当依法重新进行审查，不因其与第1212760号商标所具有的关联性而当然具有合法性。
关于商标的延续，2001年商标法第三十八条规定了注册商标的续展，除此之外，未规定其他形式的商标延续。
法院认为：允许商标之间的适当共存需存在特殊历史原因、存在历史延续等特殊情形，且需考虑在先权利人意愿以及客观上是否形成了市场区分等因素。
本案不存在特殊历史原因等情况，诉争商标注册时间晚于引证商标注册时间，在先权利人并未同意共存且现有证据亦不足以证明⻳博士公司在“车辆维修”服务上使用的“⻳博士”商标已和引证商标分别建立了各自的消费群体，客观上形成了市场区分。
法院认为：对于已经注册使用一段时间的商标，该商标是否已经通过使用建立较高市场声誉和形成自身的相关公众群体，并非由使用时间长久来决定，而是在客观上有无通过其使用行为使得相关公众能够将其与相关商标区分开来。
金色希望公司提交的证据未能证明其通过对诉争商标的使用已经形成了自身的相关公众群体，相关公众不会将诉争商标和引证商标混淆误认。
十四、在先著作权保护
当事人以损害其在先著作权为由主张诉争商标应当不予核准注册或者应予宣告无效的，对诉争商标指定使用的商品或者服务类别不予考虑。
法院认为：2001年商标法第三十一条所规定的在先权利包含在先著作权，判断在先著作权是否存在以及所涉商标是否侵犯他人的在先著作权，要依照著作权法的相关规定。
著作权法保护有独创性的作品，只要符合著作权法对作品的要求，就受到著作权法的保护，并不按照作品的创作目的进行区别对待。如果商标标识具有独创性，构成著作权法保护的作品，其当然受到著作权法提供给作品的各种保护，包括禁止他人未经许可复制、发行其作品。
著作权法和商标法的保护基于不同的目的，对保护的客体有不同的要求，提供的保护也不相同。如果某一客体同时符合两个法律的保护要件，当然可以同时受到著作权法和商标法的保护。
法院认为：著作权作为一种特殊的权利类型，权利的保护期限长、范围广。但是当著作权作为商标法中的在先权利予以保护时，应当予以严格限制，对其保护范围予以限缩，不能使在先著作权获得犹如驰名商标的保护范围和保护力度，否则就与商标法依法、严格、有限保护在先权利的立法本意不符。
十五、姓名权与肖像权
当事人主张诉争商标的申请注册损害其在先姓名权的，一般应举证证明诉争商标申请人明知其姓名而采取盗用、冒用等手段申请注册商标。
相关公众容易认为标有诉争商标的商品与该自然人存在许可等特定联系的，可以认定属于商标法第三十二条规定的情形。
当事人主张诉争商标的申请注册损害其在先肖像权的，应当举证证明诉争商标标志具有足以使相关公众识别其所对应的特定自然人的个性特征，从而使该标志与该自然人之间形成了稳定的对应关系，相关公众容易认为标有诉争商标的商品与该自然人存在许可等特定联系。
人形剪影未包含可识别的特定自然人个性特征，当事人据此主张损害其在先肖像权的，不予支持。
法院认为：姓名权可以构成商标法第三十一条规定的“在先权利”。我国法律承认并保护具有一定知名度的自然人姓名商业化利用所获得的经济利益。未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标，容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系的，应当认定该商标的注册损害他人的在先姓名权，该侵权构成要件与侵害商标权的认定不同。
自然人就特定名称主张姓名权保护时，应当满足必要的条件：1. 该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；2. 相关公众使用该特定名称指代该自然人；3. 该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。以自然人主张的“姓名”与该自然人形成“唯一”对应为保护前提，对自然人姓名权保护过于苛刻。外文姓名的部分中文译名符合前述三项条件的，可以依法给予姓名权的保护。
“使用”是姓名权人享有的权利内容之一，并非其承担的义务，更不是姓名权人主张保护其姓名权的法定前提条件。
法院认为：肖像权所保护的“肖像”是对特定自然人体貌特征的视觉反映，社会公众通过“肖像”识别、指代其所对应的自然人，并能够据此将该自然人与他人相区分，因此肖像权所保护的“肖像”应当具有可识别性，其中应当包含足以使社会公众识别其所对应的权利主体，即特定自然人的个人特征，从而能够明确指代其所对应的权利主体。如果请求肖像权保护的标识不具有可识别性，不能明确指代特定自然人，则难以在该标识上形成依法应予保护，且归属于特定自然人的人格尊严或人格利益。
从社会公众的认知习惯和特点来看，自然人的面部特征是其体貌特征中最为主要的个人特征，一般情况下，社会公众通过特定自然人的面部特征就足以对其进行识别和区分。如果当事人主张肖像权保护的标识并不具有足以识别的面部特征，则应当提供充分的证据，证明该标识包含了其他足以反映其所对应的自然人的个人特征，具有可识别性，使得社会公众能够认识到该标识能够明确指代该自然人。
诉争商标标识虽然与照片中迈克尔·杰弗里·乔丹运动形象的身体轮廓的镜像基本一致，但该标识仅是黑色人形剪影，除身体轮廓外，并未包含任何与迈克尔·杰弗里·乔丹有关的个人特征，该标识并不具有可识别性，不能明确指代迈克尔·杰弗里·乔丹，其不能就该标识享有肖像权，诉争商标亦不损害其肖像权。
十六、商品化权益
在法律尚未规定“商品化权益”的情况下，不宜直接在裁判文书中使用“商品化权益”等称谓。
当事人主张的“商品化权益”内容可作为姓名权、肖像权、著作权、一定影响商品（服务）名称等法律明确规定的权利或者利益予以保护的，不宜对当事人所主张的“商品化权益”进行认定。
若依据除商标法第三十二条“在先权利”之外的其他具体条款不足以对当事人提供救济，且无法依据前款所规定的情形予以保护的，在符合特定条件时，可以依据当事人的主张适用商标法第三十二条“在先权利”予以保护，但一般应依据反不正当竞争法第六条的规定进行认定。
认定是否属于本审理指南16.19条所规定的“特定条件”时，应同时具备下列情形：
（1）“保护对象”为作品名称、作品中的角色名称等；
（2）在诉争商标申请日前，“保护对象”应具有一定知名度；
（3）诉争商标的申请注册人主观上存在恶意；
（4）诉争商标标志与“保护对象”相同或者相近似；
（5）诉争商标指定使用的商品属于“保护对象”知名度所及的范围，容易导致相关公众误认为其经过“保护对象”利益所有人的许可或者与利益所有人存在特定联系。
法院认为：无论是民事权利，还是民事权益，都应当由法律予以规定方能获得保护。在此基础上就某一特定领域而言，如果相应的法律已经就民事权利和民事权益作出了规定，若民事主体的民事活动未侵犯前述民事权利和民事权益，则除非法律另有规定，否则就应当理解为在法律明确规定的民事权利和权益范围之外，民事主体即不需为其行为承担民事责任。
如果在著作权法之外，再另行对作品及其构成元素给予保护，则无异于在法律已经赋予社会公众行为自由的领域中又创设了新的民事权益。其结果不仅将使民事权利和民事权益的边界变得模糊不清，而且也将使不同的法律之间产生冲突。因此，无论是就作品整体而言，还是对其构成元素而言，除非通过立法程序以立法的方式作出赋权性规定，否则不应当在具体个案中创设著作权法没有规定的新的排他性权利或权益。
纵观现有的法律和司法解释的规定，并未规定作品中虚构的作品名称，无论是以武功秘籍的形式或者以其他形式出现，而可以作为在先权益予以保护，故就此类作品构成元素而言，缺乏在法律上给予其直接保护的法律依据。
在作品名称、作品中的角色名称具有较高知名度的情况下，相关公众容易将使用该作品名称或者作品中的角色名称的商品或者服务与该作品的著作权人联系在一起，认为使用人与作品的著作权人之间存在特定联系。因此，如果未经作品的著作权人许可而将其作品名称或者作品中的角色名称作为商标使用而有可能引人误认的行为，属于反不正当竞争法调整的不正当竞争行为。
反不正当竞争法在对不正当竞争行为予以规制的同时，必然使受到该不正当竞争行为影响的其他经营者或者包括著作权人在内的其他民事主体享受到反射性的利益，这种法律上的利益是反不正当竞争法在对相关行为予以调整的过程中产生的，属于民法总则第一百二十六条规定的“法律规定”的民事权益。
商品化权益并不属于“民事主体享有法律规定的其他民事权利和权益”的范畴；商品化权益本身的内涵、边界亦无法准确确定，相关公众对这一所谓的民事权益无法作出事先的预见，当然也无法为避免侵权行为而作出规避。因此，基于商品化权益而认定争议商标的注册违反了商标法有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，在事实认定和法律适用方面均存在错误，依法应予纠正。
商标评审委员会并未就争议商标的注册是否损害了完美世界公司所主张的全部在先权利或者权益作出全面认定，当然也未就争议商标的注册是否损害了反不正当竞争法在制止不正当竞争行为过程中所产生的反射利益作出认定。因此，商标评审委员会在重审过程中，应当结合完美世界公司在诉讼过程中补充提交的相关证据，考虑在商业领域中争议商标的注册和使用行为是否符合公认的商业道德、是否属于1993年反不正当竞争法所禁止的不正当竞争行为作出认定，无论是该法第五条规定的不正当竞争行为，还是该法第二条第一款、第二款等原则性条款规定的不正当竞争行为；并在此基础上认定争议商标的注册是否违反了2001年商标法第三十一条的相关规定。
十七、被动使用
当事人通过商业宣传和生产经营活动，能够使其主张的“未注册商标”发挥识别商品来源的作用属于商标法第三十二条规定的“已经使用”。
一般在相关公众已将该“未注册商标”与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成“已经使用”的情形。
法院认为：伊美斯公司提交的证据可以证明在诉争商标申请日前其AESOP品牌化妆品被包括各大网站进行了报道，在各大报刊上刊文报道；另国内大型BBS论坛上对其产品及购买渠道进行了宣传。中国的消费者亦已经通过代购、网购等渠道购买伊美斯公司的AESOP化妆产品。根据上述媒体报道以及所涉媒体的专业性及相关公众在相关论坛发表的对该品牌化妆品的认知，可以认定在诉争商标申请日前，“AESOP”商标在化妆品相关的领域已经具有一定的影响。当然，这些新闻报道或评论文章并未表明是由伊美斯公司所主动进行的商业宣传，但不可否认的是，相关公众通过媒体报道等方式，已经形成“AESOP”为再审申请人的产品的认知。因此，在案证据可以证明在诉争商标申请日前，再审申请人伊美斯公司的“AESOP”在化妆品相关商品上经过宣传具有了一定的知名度，王忠为在化妆品相关商品上申请注册“AESOP'S’商标，违反了商标法第三十一条的规定，不应予以核准注册。
十八、出口与定牌加工行为
使用在先未注册商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，当事人主张诉争商标的申请注册属于商标法第三十二条规定的“以其他不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形的，不予支持。
使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持注册的，可以予以支持。
法院认为：异议人良品计画提交的证据只能证明其“無印良品”商标在日本、中国香港地区等地宣传使用的情况以及在这些地区的知名度情况，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆境内实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响的事实。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意。
法院认为：上海台宏公司是诉争商标注册人优赛普罗公司的授权生产商，其受优赛普罗公司的委托在中国境内生产带有诉争商标的商品，上海台宏公司是优赛普罗公司具体生产行为的代理人。对上海台宏公司而言，其在国内以贴附等方式使相关商标标识附着于相关产品的行为仅为物理行为，其出口行为亦系为优赛普罗公司将相关商品销售至中国境外而为之，因此上海台宏公司仅是具体的生产者和报关行为的办理者，商标法意义上的商标使用主体是优赛普罗公司。
十九、“撤三”中的使用与非规范商品
第二款：商标权人已经对他人使用诉争商标的行为明确表示不予认可，在商标权撤销复审行政案件中又依据该他人的行为主张使用诉争商标的，不予支持。
实际使用的商品或者核定的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，在认定具体商品所属类别时，应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。
实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成对核定商品的使用。
认定是否属于同一商品，可以综合考虑物理属性、商业特点以及《类似商品和服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素。
法院认为：广州公证处出具的公证书系对东莞丝丽雅电子科技有限公司的代理人购买涉嫌侵权产品的行为进行证据保全，即诉争商标注册仍莎芬娜商行自认该证据系商标侵权证据，不能作为诉争商标合法使用的证据。
法院认为：商标注册人在1999年申请在第32类乳酸饮料（果制品，非奶）上注册“妙妙”商标并获得注册，其实际一直使用的是以牛奶为主要原料的发酵乳制品，这种商品在之后被称为“乳酸菌饮料”。
2015年商标局发文明确，“‘乳酸饮料（果制品、非奶）’是《类似商品和服务区分表》第32类的国内商品。该商品是由乳酸和果汁（或果肉等果制品）构成的饮料，不是奶制品或奶饮料，一般不含有奶成分。”由此，他人提出撤销该注册商标，认为其注册在乳酸饮料上，但没有使用，使用的是乳酸菌饮料，因此不构成对注册商标的使用。
诉争商标在申请注册时我国的《类似商品和服务区分表》(1998年版）中3202群组仅有“乳酸饮料（果制品、非奶）”商品，而无“乳酸菌饮料”商品。商标局发文系2015年作出，不能要求相关公众及商标审查部门在1999年的诉争商标申请之时，已对“乳酸饮料（果制品、非奶）”具有之后商标局发文时的认知。
鉴于在指定期间内，商标局并未对第32类商品中“乳酸饮料（果制品、非奶）”的含义作出明确界定，也没有证据证明相关公众和商标行政管理部门在上述期间对“乳酸饮料（果制品、非奶）”和“乳酸菌饮料”有明确的区分。在商标审查部门对《类似商品和服务区分表》中商品没有做出明确解释和界定的情况下，不能要求商标注册申请人具有过高的判断标准。因此，商标注册人提交的其在“乳酸菌饮料”上使用诉争商标的证据，可以证明其在指定期间对诉争商标进行了公开、真实、合法的使用注册商标。
自2001年案外人韦凤元的大丰市大中镇丰润汽配经营部成立以来，一直经销由北京现代公司提供的“现代”润滑油，江苏省盐城市大丰工商局认可自2003年9月1日以后，基于现代公司的授权，该经营部取得合法销售资质。
法院认为：案外人韦凤元销售行为所涉及的商品是润滑油，诉争商标核定使用的商品为工业用油及油脂、润滑剂等，根据石油化工行业中的公知常识，润滑剂是润滑油的一个上位概念，且润滑剂中最主要的品种为润滑油，润滑油与润滑剂应属于相同商品。
二十、替他人推销的含义与认定
诉争商标注册人为商场、超市等，其能够证明通过提供场地等形式与销售商等进行商业合作，足以认定其为推销商品提供建议、策划、宣传、咨询等服务，可以认定诉争商标在“替他人推销”服务上进行了商标使用。
法院认为：《商标注册用商品和服务国际分类》第35类服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，第35类的服务项目不包括“商品的批发、零售”，商场、超市的服务不属于该类的内容。
商标注册人提交的证据均系证明其在自行销售中使用相关商标的事实，而非为他人商业活动提供帮助或服务，其使用行为不属于在注册商标核定使用的服务上的使用。
法院认为：“替他人推销”应是指帮助“他人”销售商品的行为，其既包括为销售者的具体销售行为提供单次的促销或推销的行为，亦包括对销售者日常销售行为提供常规性服务的行为，但该服务并不包括经营者“自己”作为销售主体销售商品的行为。因零售、批发服务均是销售者以自己名义进行对外销售的行为，故其不属于“替他人推销”的服务范围。如果商场、超市等自己作为销售主体对外销售商品，则该服务不属于“替他人推销”，但如果其仅是为销售者在其购物场所内的销售行为提供相应服务，则该行为属于替他人推销。
（完）
作者：钟鸣
来源：永新知识产权
