2015-05-01 19:33

作者 | 臧宝清  国家工商行政管理总局商标评审委员会法律事务处处长

近日，一则“首例商标法第十九条适用案引热议”的报道吸引了知识产权业界的不少关注①，本案原告为业内知名的代理机构，被告是商标注册主管机构，争议的焦点为2014年新商标法的新增法条，其引起热议也是不出意料的事。

2014年商标法为了规范商标代理行为，加强对代理人的约束，保护被代理人合法权益，维护代理市场公平竞争的市场秩序，在多个条款规定了对商标代理机构的约束，其中第十九条第四款规定：商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。该条款针对商标抢注行为很大部分系由熟悉商标业务的代理机构所为，意图从源头上切断代理机构抢注的途径，其立法的初衷是非常明确的，立意也是非常好的。但是由于主客观原因，这一规定在适用上已经出现了争议，并且以后可能会继续出现其他争议。笔者结合目前在商标评审工作以及对商标注册程序性争议行政复议工作中遇到的实际情形，谈谈这一法条适用中存在争议的问题及其可能的解决出路。

一、十九条四款在适用中存在的问题

1、本规定作为法律规则存在逻辑缺陷，致使违反本规定的法律后果不完整

完整的法律规则是由假定、行为模式和法律后果（又或者说假定、处理、制裁）三部分构成的，虽然这三部分可能并不存在于同一法条中，但在整部法律的体系内，应该是完整存在的②。从本项规定来看，假定、行为模式两部分应该是明确的：假定，即，一个主体如果是商标代理机构，行为模式，那么它只能对其代理服务申请商标注册，不得申请注册其他商标。但是，本法律规则法律后果规定是不完整的，仅有部分责任的规定，即按照商标法第六十八条规定，商标代理机构违反这一规定的，机构和相关责任人员应承担相应的行政和刑事责任。但从立法本意来看，本规定的重点并不在于如何追究违反本规定的代理机构及相关人员的责任，而是如何处理代理机构违反本规定所申请的代理服务以外的商标。而商标法第三十三条关于可以提出异议的法律依据、第四十四条第一款和第四十五条第一款关于可以申请无效宣告的法律依据，均未将十九条四款列入，故对十九条四款相关法律后果的规定留下了空白。

2、“商标代理机构”的范围界定不清

关于本款规定所规制的对象，即“商标代理机构”，在字面上看是比较明确的：按照商标法实施条例第八十四条的规定，商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。第八十四条第二款又规定，商标代理机构从事商标局、商标评审委员会主管的商标事宜代理业务的，应当向商标局备案。但实践的情况较为复杂，根据目前笔者的观察和总结，计有以下几种情况：一是商贸公司、广告公司、网络公司等兼营商标代理业务且在商标局取得备案，在评审实务中也出现了对这些公司申请注册在商标代理业务以外的商品或服务项目上的商标提出异议的情形。

二是备案的商标代理公司除从事商标代理业务外，还经营其他业务。在一起复议案件中，某商标代理机构所提交的营业执照显示其经营范围较广，既包括商标设计、商标代理等服务，也包括销售日用百货、服装、家具、五金交电、建筑材料，以及代理国内外各类广告，商标局仍依据十九条四款不予受理其在20类家具等商品上的注册申请，复议机关维持商标局决定。

三是未在商标局备案的商标代理机构申请注册代理服务以外的商标。商标局于2014年12月30日发布的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》中指出，“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册，任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效”。四是律师事务所从事商标代理业务。这在商标代理业务对律师事务所开放以后，已经成为普遍现象。

在前两种情形下，由于相关有代理资质的主体在其经营范围中均包括了商标代理服务以外的商品或服务经营，对于这种机构申请注册属于其核定的经营范围但又不属于商标代理服务的其他商品或服务上的商标应如何处置，实践中存在争议。对于第三种情况，这种“商标代理机构”地位如何，其从事“代理服务”或者申请注册其他商标应如何看待，也存在一定的不同认识。第四种情况，即律师事务所从事商标代理业务的，关于主体问题最为明确，也较少产生争议。

3、“代理服务”的界定易引起争议

这也是本文开头所引案件争议的焦点所在。案件中涉及到第35类广告设计、商业调查，第41类培训、辅导培训、组织学术研讨会，第42类技术研究、质量评估等服务。这些服务从字面上一目了然，当然不属于商标代理服务。而代理服务又是指什么呢？按照商标法实施条例第八十三条的解释，商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。如果进一步具体化，可以参考《商标代理管理办法》第六条第一款的规定加以界定，即，商标代理组织可以接受委托人委托，指定商标代理人办理下列代理业务：（一）代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉等有关事项；（二）提供商标法律咨询，担任商标法律顾问；（三）代理其他有关商标事务。除列举的事项外，其他“商标事宜”或者“商标事务”，包括商标授权确权有关的行政诉讼及商标侵权纠纷的民事诉讼等（由于不属于工商部门主管范畴，故在商标代理管理办法及条例中未明确列举）。

这些附带性服务当然不属于代理服务，商标局作为行政机关，秉持依法行政原则，从“法无授权不可为”的基本理念出发，严格依据商标法条文的规定，对于商标代理机构在广告设计、商业调查等服务上的注册申请不予受理，当属无可厚非。问题在于，商标代理机构是否从此再无途径在上述附带性服务上申请注册商标？

二、问题出现的原因简析

关于问题一，即法条本身的逻辑缺陷问题，笔者认为，这与本款规定出台的具体情境不无关系。本款规定是在人大常委会对商标法进行第二次审议前，人大相关工作部门吸取各方面意见后加入的内容③。在此之前，商标注册机关希望通过制定专门的商标代理管理条例来对代理行业进行规范，但由于对商标代理机构和商标代理人资格的审批已经取消，故难以通过制定行政法规来加强对代理机构的监管，只能在商标法中加入相关条款④。由于当时时间较为紧迫，修法热点较多，本条款又属于较为独立的一个条款，未与其他相关授权确权条款综合考量，笔者个人认为应属于法律漏洞。

关于问题二，即商标代理机构范围界定不清问题，笔者认为，问题产生的根源不是立法本身，而在于企业登记管理的实际–我国企业登记对于混业经营的宽容。虽然从照顾市场主体多业态经营及降低市场准入门槛的角度考虑，企业登记主管机关对于经营范围的限制在逐步放宽，但对于一些特定行业，如一些中介行业，如果允许其同时经营有关商品或服务，则存在借助其相关业务知识不正当谋利或者损害委托人利益的可能性，不设经营范围的限制似乎并不有利于维护市场秩序。而律师事务所作为本条所规范的对象，较不容易出现问题，原因在于律师法第二十七条明确规定，律师事务所不得从事法律服务以外的经营活动，并在第五十条有关于违反这一规定的处罚。所以，实践中不会出现律师事务所同时经营法律服务以外的商品或服务的情形，也就不会出现律师事务所从事家具经营并申请相关商标之类的争议。

关于问题三，即“代理服务”的界定易引起争议，笔者认为此问题产生的原因在于法律规定一定程度上未全面关注社会现实的需要。关于“代理服务”的范围虽然相对较为清晰，但本案之所以引起争论，原因还在于商标代理机构在从事“主业”商标代理服务以外，往往还附带性地从事商标设计、业务培训甚至与商标业务相关的资料编辑、出版等服务，从经营的角度讲，从事这些附带性服务应属常情，在经营这些业务中使用与其主业相同的商标或其他商标也符合常理。如何处理现实需要与法律规定之间的矛盾，是对法律适用机关的考验。

三、解决问题的办法—法律解释VS法律续造⑤

新法施行后的短时间内关于十九条四款的适用就出现了并且可能还会继续出现相关问题，不能不说是一个遗憾。这些问题不可能期望通过修法的途径解决，裁判机关也无法回避需要解决的矛盾，最为现实的渠道还是法律适用者充分发挥实践智慧，毕竟，法律是一门实践的学问。

1、问题一的解决途径——类推适用

⑴商标法实施条例及商标局关于过渡期的规定解决了部分问题

对于十九条四款存在的问题，该如何解决呢？商标法实施条例第八十七条规定，商标代理机构申请注册或者受让代理服务以外的其他商标，商标局不予受理。由《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》也可以看出，商标局对本款的理解是，可以在商标审查阶段适用本规定不予受理或者驳回代理机构申请注册的代理服务以外的商标（对于未备案的商标代理机构，因商标局在审查阶段无法通过备案数据库查询获知，所以无法对相关商标作出处理，任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效）。那么，除上述情形外，在异议、不予注册复审及无效宣告程序中能否适用本条款不予核准注册或者宣告代理服务以外的商品或服务上的商标无效？

⑵为什么可以类推适用

实际上，无论前述商标局通过上述说明所部分解决的问题，还是其他需要解决的问题，对于十九条四款所存在的明显的法律漏洞，可以通过类推适用的方法加以弥补。类推适用是指将法律针对某构成要件（A）或多数彼此相类的构成要件而赋予之规则，转用于法律所未规定而与前述构成要件相类的构成要件（B）⑥。

可以类推适用的理由：第一，对立法目的的追根溯源。本款规定是为制止商标代理机构的不诚信行为，如果仅有代理机构受到了相应的制裁，其申请注册的不符合规定的商标却能够被受理甚至核准注册，则本条规定的目的基本落空，适用效果也会大打折扣。第二，相同情形相同处理的一般原则。商标法关于商标拒绝注册理由的规定，既包括了对标志本身的要求，也有对注册行为的规范，如第四十四条第一款关于禁止“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”商标的规定。按照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第19条的规定，“审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段”。十九条四款所规定的情形，明显亦属于扰乱商标注册秩序的行为，故亦应予以拒绝注册。

⑶如何类推适用

类推适用的结果，就是与其他拒绝注册理由作同样的适用：按照商标所处阶段的不同，十九条四款可以在审查、异议、复审及无效宣告程序中适用，这些程序因理由的不同，启动主体、期限等条件也不同，故下一个需要回答的问题是：十九条四款属于相对理由条款还是绝对理由条款。这一问题的答案应该是比较明确的：违反十九条四款并未侵犯特定民事主体的权益，而是损害了商标注册和管理秩序，违反该条款的商标，既不能注册，也不能使用（其注册的目的通常也并非为使用），故该条款为绝对理由条款。具体适用上，商评委在驳回复审程序中可以主动适用该条款驳回申请商标注册，在异议程序中任何人均可提出异议，在无效宣告程序中任何人不受五年除斥期间限制可以提出无效宣告请求。

2、问题二的解决途径——从立法原意出发对“商标代理机构”作广义的解释

十九条四款的立法本意，包括了“进一步对商标代理活动予以规范”⑦，从立法目的和法律适用效果来考察，为了防止当事人规避法律约束，架空本条规定，实现本条立法所确定的目的，故应将“商标代理机构”理解为凡从事商标代理服务业务的机构—包括仅从事商标代理业务的机构，备案的律师事务所，商贸公司、广告公司、网络公司等兼营商标代理业务并经备案的，备案的商标代理公司除商标代理业务外还经营其他业务的，以及未在商标局备案的商标代理机构等情形。只要相关机构经营范围中包含商标代理，则有关商标代理机构的业务限制就应适用于其，其申请在其他商品或服务项目上的商标，就应当受到限制。

3、问题三的解决途径——目的性扩张解释？

目的性扩张，系指对法律文义所未涵盖的某一类型，由于立法者之疏忽，未将之包括在内，为贯彻规范意旨，乃将该一类型包括在该法律适用范围内之漏洞补充方法而言⑧。

十九条四款只规定“代理服务”，而不是将有关附带性服务或商品包括在内，是属于立法漏洞还是“有意义的沉默”⑨？考察一下有关立法资料：前述人大法律委员会的汇报中指出，根据一些地方、部门、企业提出的进一步对商标代理活动予以规范的建议，增加相关规定：“……三是明确商标代理组织不得自行申请注册商标牟利”。从这一说明似可推测立法机关意在制止代理机构通过自行申请注册商标牟利，而注册附带性商品或服务上的商标应属正常经营活动所需，似乎不属立法本意予以禁止的情形。如果确定上述情形属于法律漏洞，才需要进一步考量，是否通过法律适用对这一漏洞进行弥补。

在法律规定字面意义非常明确的情况下，能否以及如何考虑商标代理行业的实际经营情况并对十九条四款作出适当解释，实则考验着裁判机关对政策取向的把握和法律适用技巧的运用。

注释：

①相关报道见 http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=82015，最后访问日期2015年4月1日。

② 参见孙春增主编《法理学基础（第二版）》，北京大学出版社2014年版，第126页。

③ 见全国人大常委会公报2013年第5期全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国商标法修正案(草案)》修改情况的汇报，网络访问：中国人大网http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2013-11/25/content_1823310.htm，最后访问日期2015年4月1日。

④ 袁曙宏主编《商标法与商标法实施条例修改条文释义》，中国法制出版社2014年版，第25页。

⑤ 关于法律解释有广义和狭义两种含义，广义的解释包括了法律续造，本文是在狭义的含义上使用本词语。

⑥ [德]卡尔.拉伦茨著《法学方法论》，商务印书馆2005年版，第258页。

⑦ 同注②。

⑧杨仁寿著《法学方法论》，中国政法大学出版社1999年版，第206页。

⑨ 前引卡尔.拉伦茨著《法学方法论》，第249页。

来源：知产力